永衡原创 | 无效程序中的权利要求书的修改
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专利权无效是指在专利权被授予后,如认为不符合法律规定,任何人或者单位均可依据专利复审程序请求专利复审委员会宣告该专利无效,被宣告无效的专利权视为自始不存在。


在专利侵权纠纷中,如果被告成功将涉案的专利无效掉,对于提起诉讼的专利权人来说,无异于被釜底抽薪,如汉王科技诉熵基科技、格力与奥克斯之战、化工巨头索尔维诉江苏扬农化工公司专利侵权案等等,被告均在诉讼过程中针对专利提起了无效程序。可以说,专利权无效很多时候决定了专利权侵权诉讼是否有成功的可能。


近日,我所相继收到南京市中级人民法院发出的《民事判决书》以及国家知识产权局发出的《无效宣告决定书》。该案为我所吴佳律师、朱芳雄律师承办的一件侵害实用新型专利权纠纷的案件(被告方),二位律师从202212月份接案,经历一审,专利权无效口审两次开庭,到20236月判决结案(原告未上诉),不得不说,新形势下的知识产权审判环境越来越高效率,为南京市中院和国家知识产权局点赞!


回顾该案,经办律师想与大家分享的观点在于专利权无效案件修改的方面一些体会。


《专利审查指南》第四部分第三章第4.6.1节关于无效程序中专利文件的修改原则。


发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书,其原则是:

(1)不得改变原权利要求的主题名称。

(2)与授权的权利要求相比,不得扩大原专利的保护范围。

(3)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

(4)一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。


此外,无效宣告中对于专利文件修改方式也有限制。包括:

在专利复审委员会作出审查决定之前,专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。


本案中,专利权人针对申请人提出的无效申请及理由,进行了答辩,并修改了权利要求书,专利权人在修改中,将原权利要求1458合并,形成新的权1,删除原权利要求910,增加新的权利要求6。申请人认真阅读了修改后的权利要求书,发现专利权人的修改存在:改变原权利要求的主体名称,扩大了原权利要求的保护范围,增加了原权利要求书中没有提及的技术特征等一系列问题。


针对该权利要求修改中存在的问题,申请人在口审过程中予以提出,合议组认同了申请人的观点,认为该修改不符合专利审查指南的规定,最终没有接受修改的文本,仍然以原权利要求书作为基础进行审查,最终判定专利权全部无效。


无效程序中对权利要求书的修改,是权利人通过主动缩小保护范围,以达到维持专利权有效的手段,是否需要修改权利要求书,如何确定保护范围缩小到什么程度合适,都要根据申请中对比文件的内容进行判断。


在目前的知产环境下,侵权纠纷案件很多,无效案件也随之越来越多,专利权人应当抓住无效案件中修改权利要求书的机会,尽最大可能的让无效审查文本克服原权利要求书存在的缺陷,更好的、也更恰当的保护专利人的利益。